Domjur.nl houdt nationaal en internationaal (Wipo-zaken in Geneve) al vele jaren nauwgezet bij welke domeinnaamdisputen spelen en wat de uitkomsten daarvan zijn. In de jongste serie uitspraken vallen die van TomTom en van Simpel.nl op. We volgen de formuleringen van Domjur.

In de zaak tussen TomTom en MKB Ondernemers wordt de vordering van TomTom toegewezen zodat MKB ondernemers moet stoppen met Tom.nl. Ui de samenvatting van Domjur:

TomTom voert sinds 2001 deze handelsnaam en biedt de tool Webfleet die ondernemers assisteert bij het administreren van rijgedrag, parkeerlocaties en gereden kilometeroverzichten.

MKB ondernemers geeft de MKB brandstof-pas uit en een parkeerkosten app. Met deze tools kunnen ondernemers de financiële administratie m.b.t. tanken, parkeren en autowassen gemakkelijker voeren. Gedaagde maakte vanaf eind 2009 intensief reclame voor haar producten en diensten via radiocommercials met een fictieve persoon ‘Tom de Ridder’ en heeft Beneluxwoordmerk Tom de Ridder geregistreerd. Ze hanteert inmiddels een andere marketingstrategie en gebruikt nu de naam Tom en heeft ook de domeinnaam tom.nl geregistreerd.

De voorzieningenrechter meent dat Tom zowel in logo als woordvorm grote overeenstemming toont met de TomTom merken. Ook al zijn de kleuren en de vormgeving van de letters iets anders, maar dit neemt niet de grote mate van visuele overeenstemming weg.

Er is bovendien sprake van soortgelijke waren en diensten. Dat TomTom bij het grote publiek (in tegenstelling tot het relevante publiek) bekender is als leverancier van navigatieapparatuur dan van zogenaamde telematic diensten waaronder haar Webfleet tool valt, is voor de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren en diensten niet relevant.

Door het gebruik van het teken Tom kan bij het publiek verwarring kan ontstaan. Dit betekent dat sprake is van merkinbreuk. Tom.nl is inmiddels uit de lucht, maar staat  nog op naam van Yiggers Nederland in Rotterdam, dat evenals MKB Brandstof een initiatief is van Martin Schuurman.

Simpel en Sim.nl

Dat vervolgens Simpel de zaak om Sim.nl verliest in kort geding voor de rechtbank Amsterdam is te wijten aan de geringe overeenkomst van diensten die achter de beide namen schuil, aldus de uitspraak op Domjur. Dat is curieus

Simpel.nl biedt telefonie- en internetabonnementen aan, waaronder ‘sim-only’. Ze is sinds 2002 houdster van www.simpel.nl, en sinds 2007 houder van het woordmerk Simpel. Sinds 2014 is ze bij de KvK ingeschreven met de handelsnamen simpel.nl en Simpel. Voor 2014 handelde zij onder vlag van T-Mobile Nederland.

Gedaagde is Websend en gebruikt sinds februari 2016 de handelsnaam Sim.nl en is houdster van de domeinnaam www.sim.nl. De onderneming is in 2000 gestart en richt zich op bemiddeling bij verkoop van telefoonabonnementen via een vergelijkingsdienst.

De voorzieningenrechter oordeelt dat alleen inbreuk op een oudere handelsnaam kan zijn indien de jongere handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt van de oudere. De namen van beide ondernemingen zijn niet gelijk aan elkaar en ‘sim’ wijkt af van ‘simpel’, niet alleen vanwege een verschil in lettergrepen, maar ook in betekenis. Toch oordeelt de voorzieningenrechter dat de handelsnamen slechts in geringe mate afwijken, aangezien in beide benamingen visueel en auditief een grote mate van overeenstemming bestaat.

Vervolgens gaat de voorzieningenrechter in op de vraag of verwarring te duchten is bij het publiek. Beide ondernemingen zijn in Nederland gevestigd, handelen voornamelijk via het internet en hebben in heel Nederland klanten.

Beide partijen handelen in dezelfde branche, maar ondernemen niet dezelfde activiteiten. Simpel.nl is aanbieder van diensten en Websend een bemiddelaar. Alhoewel Simpel.nl haar merk ook heeft ingeschreven voor bemiddeling bij verkoop van telefoontoestellen en telefoonabonnementen, is niet aannemelijk geworden dat zij die diensten ook verleent. Simpel.nl kan geen alleenrecht claimen op het gebruik van het woord ‘sim’ nu dit een beschrijvende term is. Daarnaast gebruiken meerdere telefoonaanbieders het woord ‘sim’ in de aanduiding van hun onderneming (bijv. belsimpel.nl).

Onderscheidend vermogen is geen vereiste voor de geldigheid van een handelsnaam, maar een gebrek hieraan speelt wel een rol bij de beoordeling of verwarring te duchten is. Het is aannemelijk dat bij dit publiek minder snel verwarringsgevaar zal optreden, aangezien het gaat om consumenten die weloverwogen een product aanschaffen.

De voorzieningenrechter oordeelt dat het niet aannemelijk is dat er sprake is van verwarringsgevaar en wijst de vordering van Simpel.nl af.